新年伊始，笔者获知德国联邦专利法院当庭宣布OPPO公司一件5G标准必要专利EP3445093全部有效。该专利被OPPO公司用于在德国慕尼黑法院起诉Nokia公司专利侵权并申请禁令。该专利发明人为唐海，检索专利数据库可见，其作为发明人而同时原始申请人为OPPO公司的有效发明专利多达440族。
在本文发稿前的1月24日，OPPO宣布与Nokia签署全球专利交叉许可协议，涵盖双方在5G和其他蜂窝通信技术方面的标准必要专利。
在为中国科技公司在标准必要专利方面持有的国际话语权越来越强而感到振奋的同时，笔者也试图从这件专利的欧洲审查历史中寻找出一些启示，并结合笔者过往在头部代理机构及头部企业的知识产权从业经验，以期能够为广大的专利代理从业者在撰写专利申请尤其是撰写标准必要专利申请时提供一些借鉴。当然，本文的分析难免会存在事后诸葛亮之嫌，虽然如此，笔者会尝试站在尽量客观的立场去还原撰写时的考量，并探讨专利的撰写之道。
EP3445093对应的PCT申请于2018年1月公开，该申请于2018年11月13日进入欧洲地区，权利要求由50项被缩减到15项，这应该更多地是出于节省费用的角度。其中，独立权利要求1是发送端的信息传输方法，独立权利要求3是接收端的信息传输方法。独立权利要求14、15分别是引用权利要求1和3的装置权利要求。
2019年2月18日，欧专局发出补充检索报告，指出权利要求4不清楚，独立权利要求1、3、14、15相对于对比文件1、对比文件2、对比文件3分别不具有新颖性，从属权利要求2、4-13或不具有新颖性或不具有创造性。申请人在2019年9月12日递交了修改后的权利要求，将原权利要求8的附加技术特征补入独立权利要求1和3中，添加了与方法权利要求1、3完全对应的两项新的装置权利要求14、15，并在从属权利要求4中加入了新的技术特征以克服清楚性缺陷。
2020年1月7日，欧专局发出第一次审查意见，指出权利要求4的修改已超出原始记载的范围，权利要求1、3、4、14、15因包含术语“dedicated system information”而不清楚，独立权利要求1、3、14、15不具备新颖性（笔者注：这通常暗示其他权利要求具有授权前景）。
对此，申请人于2020年5月14日递交了修改后的权利要求，将答复补充检索报告时加入权利要求4的新的技术特征移除，将对术语“dedicated system information”的限定加入到独立权利要求中，将之前补入独立权利要求1、3的技术特征（对应原权利要求8的附加技术特征）移除，并将关于“发送调度信息”和“发送系统信息”的下位步骤特征及“发送标识信息”的步骤特征补充到权利要求1，还将关于“接收调度信息”和“接收系统信息”的下位步骤特征以及“接收标识信息”的步骤特征补充到权利要求3，并对装置权利要求14、15进行了类似修改。
2020年11月6日，审查员发出关于准备授予欧洲专利权的通知，并在2021年1月21日正式发出授权决定。
三个版本的权利要求1如下。
· 进入欧洲阶段时修改版本：
· 答复补充检索报告时修改版本：
· 答复第一次审查意见修改版本：
从上述审查历史可以看出，应对补充检索报告和第一次审查意见的过程中略有波折，申请人甚至出现了答复思路上的偏转，例如：
从补入原权利要求8的附加技术特征再转变到移除该特征、补入“发送/接收调度信息”和“发送/接收系统信息”的下位步骤特征。
这种转变可能是因为审查员提出了极具针对性的审查意见，也可能是因为申请人出于专利对应标准的考量。
但无论如何，申请人在修改权利要求时能够有如此之大的回旋余地、并最终使得标准必要专利申请被授权、且能够用于欧洲专利诉讼，这都说明这件专利申请在撰写说明书时是备足了功课的。
再看这件PCT申请的原始公开版本。根据说明书记载，第一方面，提供了一种传输信息的方法，该方法包括：
网络设备发送系统信息的调度信息；该网络设备根据该调度信息发送该系统信息。（对应进入欧洲阶段时修改的权利要求1）
关于这第一方面，说明书记载了总共13种可能的实现方式，在每一种实现方式中都对“系统信息”和“调度信息”的内容进行了进一步的说明，其中：
第六、第七种实现方式均记载了“发送调度信息”的下位步骤特征；
第九种实现方式记载了“发送标识信息”的步骤特征以及“发送系统信息”的下位步骤特征。
这些特征在答复第一次审查意见时被补入权利要求1。
根据说明书记载，第二方面，提供了一种传输信息的方法，该方法包括：
终端设备接收网络设备发送的系统信息的调度信息；该终端设备根据该调度信息接收该网络设备发送的该系统信息。（对应进入欧洲阶段时修改的权利要求3）
关于该第二方面，说明书也记载了总共10种可能的实现方式，其中：
前五种实现方式对“系统信息”和“调度信息”的内容进行了进一步的说明；
第六、第七、第八种实现方式均记载了“接收调度信息”的下位步骤特征；
第九种实现方式记载了 “接收标识信息”的步骤特征以及“接收系统信息”的下位步骤特征。
这些特征在答复第一次审查意见时被补入权利要求3。
另外，说明书的第四、第五、第六、第七方面展开了对传输信息的装置及系统的描述，第八、第九方面对计算机可读介质进行了描述。
可见，该专利的发明人/代理师组合做了全面考量，包括信息发送端和信息接收端的实现方法以及装置方案、系统方案等，对信息发送端和接收端的具体实现也进行了细化 、拓展、联想，并将它们具象化为各种技术特征，使得各种等同替代方案很可能直接落入权利要求的保护范围，同时通过这些技术特征的组合又能够得到相当多的具体实施方式，这样，后续对权利要求的修改可具有广阔空间。
而即使涉及术语清楚性的审查意见，因说明书中多个实施例从不同角度描写了专用系统信息(dedicated system information)的内容及其功能性，代理师在答复时也可轻易通过从说明书中提取特征对其进行限定。
从专利撰写的角度看，无疑权利要求的布局和说明书的支持与拓展都是极其成功的。
小结
诚然，获得一个标准必要专利在实践中相当困难，专利申请不仅要经得住实质审查的考验，还要能够让权利要求对应到标准。
根据中国信通院发布的《全球5G标准必要专利及标准提案研究报告（2023年）》，5G提案的整体通过率约为33%，其中TSG RAN、TSG SA、TSG CT提案通过率分别为23.2%，52.6%，72.9%。
可见其中的成功之路绝非几句话就能够笼统概括。尽管如此，笔者在此还是尝试探讨标准必要专利的撰写技巧，以飨读者。
为便于说明，我们假定这样的IP业务场景，发明人能够跟进标准制定组织的会议，获悉某项标准的主要技术方向。在撰写专利提案时，发明人预测标准技术方案包括技术特征A、B、C和D，其中A属于现有技术，B、C和D可作为专利发明点。
代理师在撰写专利申请时，理应帮助发明人进行拓展，不同的代理师可能会付出不同程度的努力。例如：
在第一位代理人的启迪下，发明人对技术特征B细化时能够得到B1、B2,对技术特征C细化时能够得到C1、C2，对技术特征D细化时能够得到D1、D2。
在第二位代理师的启迪下，发明人对技术特征B细化时能够得到B1、B2、…B5,对技术特征C细化时能够得到C1、C2、…C8，对技术特征D细化时能够得到D1、D2，这些细化特征都有可能在制定标准时被采用。
假设两位代理师将细化特征全部写入专利申请中，照这样，第一位代理师撰写的权利要求可覆盖2*2*2=8种实现方式，第二位代理师撰写的权利要求可覆盖5*8*2=80种实现方式。
另一方面，我们知道，在制定标准时，各方广泛讨论、投票、合纵连横，即使标准提案为标准制定组织采纳，其最终发布的标准也很可能与最初的标准提案大相径庭，毕竟各方博弈的结果极容易导致对标准提案进行修改或优化。
鉴于这些因素，显而易见，上述第二位代理师的拓展能够使得申请人在应对审查意见而修改权利要求时游刃有余，同时成倍地提升该技术方案被纳入标准的概率。
技术方案是否能被纳入标准终究是难以预测的，但是代理师的努力是可以为申请人及时所见的，同时代理师对每个技术特征的每次拓展或细化都有可能直接影响专利申请是否最终成为标准必要专利的命运。
综上所述，笔者建议，代理师在撰写标准必要专利时应做到以下几点：
1.启迪发明人，必要时辅以检索到的参考文献，引导发明人对方法的每个步骤或装置的每个模块进行等同方式替换或横向拓展；
2.对每个技术特征进行适当细化，并将这些细化实施方式以不同的实施例全部写入说明书中，以便于展开权利要求的层次性；
3.再对各技术特征进行重组，只要其能够符合某项标准的主要技术方向，将重组后的技术方案也以不同的实施例写入说明书中；
4.对技术术语，在说明书的不同实施例中从不同角度进行描述或解释；
5.在说明书中使用概括性语言将各种技术特征的不同组合、等同替代全部纳入要求保护的范围内，为技术特征的重组进一步托底。
笔者尤其推荐在说明书中对各种实施例进行近乎穷尽性的描述，不仅可为实审阶段对权利要求的修改提供极大的回旋余地，确保其不会超出原始记载的范围，同时权利要求始终能够得到说明书的支持，而且更重要的是，无论制定中的标准技术会作何种选择或改进，只要我们在提出专利申请时能够把握标准的主要技术方向，并将能够想到的方案组合全部写入说明书中，最终版的标准就难以逃脱这样的布局。
结合笔者过往在专利申请、无效、布局、企业知识产权管理方面的经验，一般而言，标准必要专利的培育需要标准研发部门、企业IPR、专利代理师三方的密切配合。与普通的专利申请相比较，标准必要专利申请具有更强的时效要求、前瞻性的撰写布局，标准研发部门更需要及时跟进标准制定动向，企业IPR也需要指导代理师对权利要求做出适应性修改，因此极其考验三方配合的沟通与协调。
局限于篇幅，笔者仅能够在本文中对SEP撰写给出概括建议，当然实践中也有许多特定的经验技巧值得进一步探讨。此外，截至本文发稿时，该专利的无效诉讼信息以及相关记录仍未公开，但笔者将持续关注。
Comments